Onderscheid bij overname
Bij een overname moet onderscheid worden gemaakt tussen i) een aandelentransactie en ii) een activa (passiva)transactie. In het eerste geval worden de aandelen van de onderneming overgedragen aan de koper en zal de koper de nieuwe aandeelhouder van de onderneming worden. In het tweede geval worden in plaats van de aandelen in de onderneming, bepaalde vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld alle of een gedeelte van de IE-rechten en/of IE-licenties en bijbehorende bedrijfsactiva) van de onderneming overgedragen aan de koper.
Overname van IE-licenties bij activatransacties
Bij overname van licenties in het kader van een activatransactie is sprake van overname van de contracten. De verkopende en kopende partij hebben in dat geval de medewerking van de licentiegever nodig. Die medewerking kan vóór of eventueel na de overname plaatsvinden. Indien de licentie niet overdraagbaar is komt er in beginsel geen rechtsgeldige overdracht tot stand, tenzij de desbetreffende houder van het IE-recht alsnog toestemming geeft voor de overdracht van de licentie.
Overname van IE-licenties bij aandelentransacties
Bij een aandelentransactie verandert feitelijk niets in de contractuele relatie tussen de licentienemer en de licentiegever. Immers, de onderneming (licentienemer) krijgt alleen een andere aandeelhouder, maar blijft zelf bestaan. Het gevolg hiervan is dat ook de licentie(overeenkomst) ongewijzigd blijft bestaan. Er is geen sprake van een contractsovername of een overdracht van intellectuele eigendomsrechten, hetgeen dus betekent dat de eventuele niet-overdraagbaarheid van de licentie niet aan de voorgenomen overname in de weg staat. Bij een aandelentransactie is dus in beginsel geen medewerking van de licentiegever nodig. Dit is echter anders indien in de licentieovereenkomst een zogenoemde “change of control” bepaling staat, op grond waarvan de licentieovereenkomst onmiddellijk eindigt ingeval van een overdracht van aandelen van de licentienemer, tenzij de licentiegever alsnog instemt met de beoogde wijziging in aandeelhouders.
Kortom: Om de juridische positie van de onderneming in een overname met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten te bepalen is het verstandig intellectuele eigendomsrechten en licenties goed te (laten) onderzoeken. Bij licenties zal in het bijzonder goed moeten worden onderzocht of er eventuele contractuele beperkingen bestaan met betrekking tot overnames en of wijzigingen.
Hulp nodig bij het overdragen van intellectuele eigendomsrechten?
Wilt u ondersteuning bij het overdragen van Intellectuele Eigendomsrechten? Of heeft u te maken met een geschil over het overdragen van Intellectuele Eigendomsrechten? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.