Algemene informatie
Doorgaans wordt in een intercompany transfer and license agreement vastgelegd dat alle door een werkmaatschappij ontwikkelde intellectuele eigendomsrechten (denk daarbij aan een merk, octrooi, een auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld software)) en know-how steeds automatisch worden overgedragen aan de groepsvennootschap waarin de intellectuele eigendomsrechten en know-how van de groepsondernemingen (meestal de holding of een separate IE vennootschap) zijn ondergebracht, waarbij via een zogenaamde ‘grant-back license’ een gebruiksrecht ten aanzien van deze en mogelijk andere intellectueel eigendomsrechten aan de werkmaatschappij wordt verstrekt.
De inhoud van een intercompany transfer and license agreement
Doordat het Nederlandse contractenrecht uitgaat van contractsvrijheid zijn partijen vrij met elkaar af te spreken wat zij willen. Onderstaande onderwerpen zult u echter vrijwel altijd tegenkomen in een intercompany transfer and license agreement:
- Welke intellectuele eigendomsrechten worden er overgedragen door de werkmaatschappij?
- Welke intellectuele eigendomsrechten worden er gelicenseerd aan de werkmaatschappij (via een ‘grant back license’)?
- Voor welke producten, markten en gebieden geldt de licentie onder de licentieovereenkomst?
- Is de licentie(overeenkomst) exclusief of niet exclusief, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, tijdelijk of eeuwigdurend, niet of wel sub-licenseerbaar?
- Aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen;
- Wat is de duur van de licentie en de licentieovereenkomst en op grond van welke voorwaarden kan de licentieovereenkomst worden beëindigd?;
Voordelen intercompany transfer and license agreement
Ook bij een intercompany transfer and license agreement kan een vergoeding (royalty) worden overeengekomen voor de licentie onder de intellectuele eigendomsrechten. Op deze wijze kunnen de inkomsten per vennootschap binnen een groep optimaal worden afgestemd. Daarnaast kunnen door het gebruik van intercompany transfer and license overeenkomsten vanuit de groepsmaatschappij waarin de intellectuele eigendomsrechten en know-how zijn ondergebracht eenvoudig (bredere) licenties aan andere werkmaatschappijen of derden worden verstrekt, is het eenvoudiger om investeerders aan te trekken en blijven de intellectuele eigendomsrechten uit de risicosfeer (bijvoorbeeld bij een faillissement van een werkmaatschappij). Ook kan een intercompany transfer and license agreement fiscale voordelen met zich meebrengen.
Ondersteuning nodig?
Wilt u ondersteuning bij het opmaken en (intern) uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere intercompany transfer and licence agreement neem dan vrijblijvend contact met ons op.